ただ取得すればいいというものではありません

特許とは、取得すれば無条件に自社の技術およびビジネスが守られる、というものではありません。自社の技術およびビジネスを守るためには、品質のよい特許を取得する必要があります。とくに資金の限られたベンチャー企業においては、たくさんの特許を取得することはできないため、必然的にひとつひとつの特許の品質を高めることが、より重要になります。

では、「品質のよい特許」とはなんでしょうか。
それは、権利範囲が広く、かつ無効にされにくい特許のことをいいます。権利範囲が広く、貴社の技術およびビジネスを包括し、かつ極力抜け穴のない特許でなくては、競合他社から自社の技術およびビジネスを守ることができません。また、法的に穴があれば、他社からの異議申立てまたは無効審判により特許が無効にされてしまうため、やはり自社の技術およびビジネスを守ることができません。
これを弁護士の視点から見て、「強い特許」または「権利行使しやすい特許」といった表現をすることがあります。これは、他社の権利侵害に対して権利行使しやすい、つまり訴訟で勝ちやすい特許ということです。そして、訴訟で勝ちやすいということは、訴訟前の任意交渉でも相手を説得しやすい、ということであり、すなわち、自社の技術およびビジネスを守りやすい特許、ということになります。ここでは、これらを「品質のよい特許」として扱います。

知財を専門とする法律事務所である弊所には、特許を取得された後に、他社の権利侵害についてご相談される企業もいらっしゃいます。しかし、これでは手持ちの武器は既存の特許のみであり、他社に権利侵害を主張できるか否かは、既存特許の品質次第になってしまいます。そのため、結果として有効なアドバイスができないケースもあります。
大企業のように、自社内に知財部があれば、特許事務所が作成した特許出願書類を上記の視点に従ってレビューすることができるかもしれませんが、ベンチャー企業で知財部（知財担当）を置く余力はありません。
そこで、弊所では、弁理士の方とご一緒に、ただ特許を取得するだけでなく、いかに「権利行使しやすい特許」を取得するか、といった視点で、特許出願前からのアドバイスをさせて頂いています。
※弊所では特許出願業務はやっておりません。特許事務所もしくは弁理士のご紹介により対応させていただいております。

では、弊社にて「品質のよい特許」に近づけるため、クレーム及び明細書をどのような視点でチェックしているか、一例をご説明します。

クレーム文言に非本質的な記載がないこと

特許権は、クレームに記載された範囲に成立します。特許権侵害は、模倣者の製品が、クレームのすべての構成要素を充たす場合にのみ成立します。従って、特許で自社の技術を守るには、クレームの抜け穴を極力減らす必要があります。そこで、クレームのチェックの第一歩は、自分が模倣者の立場であれば、クレームのどの構成要素を回避しうるか、という観点を持つことです。
具体的には、まず、構成要素を個別に見て、その構成要素を除去しても発明が成立するか否かをチェックします。除去しても発明が成立する構成要素は、その発明にとって必須ではないといえます。クレームに発明にとって必須ではない構成要素があると、模倣者はその構成要素を除いた製品を作ることにより、特許権侵害をせずに発明と同等の効果を実現することができてしまいます。
次に、構成要素の中で、設計変更をすれば同等の発明が実現できるか否かをチェックします。これができる場合には、模倣者は設計変更により特許権侵害をせずに発明と同等の効果を実現できてしまうため、その構成要素の存在自体または構成要素の記載の仕方が適切ではない可能性が高いです。ただし、その設計変更の実現に大きな手間またはコストがかかる場合には、現実的なリスクは小さいと判断する余地はあります。
このような視点で発見されるクレーム文言を、発明にとって「非本質的」な記載といい、模倣者にとってはクレームの抜け穴になります。非本質的な記載を徹底的に洗い出し、修正することが、「品質のよい特許」取得の必須作業になります。
次に、このクレーム修正に合わせて、明細書の記載を修正します。

弊所では、「品質のよい特許」を取得するため、このようなクレーム及び明細書のチェック基準を10個持ち（これを「10個のクライテリア」と呼んでいます。）、クライアントの特許出願の品質管理をしています。ここで挙げました「クレーム文言に非本質的な記載がないこと」は、10個のクライテリアの筆頭に当たります。

以上