本稿では、ＩＴ・ソフトウェア分野におけるノウハウとして保護すべきか、特許出願するべきか否かの判断ポイントを説明します。

１．特許出願をするか、出願せずにノウハウとして保護するかの切り分け

新しい発明が生まれたとき、予算があれば特許出願した方がよいと思われがちですが、実はそうではありません。特許出願をすると、出願の日から１年６ヵ月経過後に、発明の内容がすべて公開されるルールになっています。これは、技術を公開することの代償として排他的な特許権を取得させるという特許制度の趣旨からすると当然の帰結なのです。この特許公開制度の下では、出願書類に自社のノウハウが記載されていると、それが公開されて、無償でノウハウを他社に教示することにもなりかねず、重大な企業損失となる可能性があります。もちろん、特許技術が模倣された場合に、権利行使ができれば良いですが、模倣した技術に対し権利行使ができなければ、特許出願により単にノウハウが世界的に公開されただけとなってしまいます。したがって、特許出願するかのポイントは、権利行使ができるのかという点（権利行使は原告に立証責任があるので、要は、製品を入手して侵害発見が可能かという点）が重要になります。また、後発企業が、その後技術の公開にかかわらず容易に到達できる技術であれば、権利を取得しておいた方が得策となることもあり、この点も出願するかのポイントとなりえます。
以上を考慮すると、特許出願をしない方がよい場合とは、①なんらかの方法をもってして特許侵害を検出することができない場合であって、②同業他社が容易には創作できないであろう場合であります。上記①・②の要件にいずれも当てはまれる場合、ノウハウとして原則秘匿する、当てはまらなければ特許出願を検討するということになります。
また、上記①はさらに、A)侵害品を市場から入手できない場合（例:BtoBで取引される化学工業の原料、大規模システムなど）、B)入手はできるが、侵害品の分析等によって侵害を検出できない場合（例：特許にかかる製造方法によって製造された物について、そのプロセス温度が問題となる場合）に分かれます。

２．ノウハウを流出させず、有効な特許を取得する方法

一般的に、ソフトウェア特許、ビジネスモデル特許に代表されるアルゴリズム発明は侵害の発見が難しいと言われています（上記①）。アルゴリズムの処理を特許請求の範囲に記載しても他社製品がそのようなアルゴリズムで処理を行っているかはコンピュータの内部処理であるため立証することが困難だからです。しかしながら、ソフトウェア発明だからといって特許出願をすぐに諦める必要はありません。特許明細書の記載を工夫して、データ・フローやコントロール・フロー、信号の入出力といった外部的に表れる要素を記載することで検出可能性を上げ、侵害発見の容易性を上げることが可能です。
また、検出可能性に鑑み、どこまでの内容を出願するかの判断や、ノウハウを流出しない特許明細書の記載方法も重要となります。一方で、特許明細書には「当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載したものであること」という記載要件が課されており、この要件を満たしながら、強い権利に仕上げていくことがＩＴ・ソフトウェア分野での難しさでもあり、重要な点です。
弊所では、特許出願すべきか、ノウハウとして秘匿すべきかについてのご相談から、検出可能性を上げるための特許明細書の書き方、ノウハウとして秘匿すると決めた場合に有効な情報管理の在り方までコンサルティングを行っておりますので、ご興味のある方はご相談ください。